Verifica legale dei nomi di marchio: ricerca IGE e protezione del marchio in Svizzera

Perché l'IGE non verifica i marchi anteriori

L'IGE non verifica, nella procedura di registrazione del marchio, se il segno depositato viola diritti anteriori di terzi. L'Istituto precisa: «La violazione di diritti di protezione anteriori non viene verificata in Svizzera (si raccomanda una ricerca sui marchi)». Sebbene l'IGE elenchi esplicitamente tra i requisiti minimi per la protezione del marchio l'assenza di «violazione di diritti anteriori di terzi», questo aspetto non viene esaminato durante la procedura di registrazione. La registrazione attesta quindi soltanto che il segno soddisfa i presupposti per la protezione, non che sia esente da conflitti.

Il rischio di collisione spetta alla persona che deposita la domanda. Secondo l'IGE, il segno può entrare in conflitto non solo con marchi anteriori, ma anche con denominazioni sociali o nomi di dominio di terzi. Per questo motivo, l'IGE rimanda alla necessità di effettuare una ricerca propria prima del deposito.

Nella pratica, la ricerca deve precedere il deposito, non seguire la registrazione. Se il segno viene identificato come conflittuale solo successivamente, sono messi in discussione logo, imballaggi, materiale stampato, la presenza online e i nomi di dominio. Ciò riguarda tutti i punti in cui il marchio è già stato utilizzato.

Ricercare gratuitamente: quale database risponde a quale domanda

Swissreg è la fonte gratuita centrale per la Svizzera e l'organo di pubblicazione ufficiale dell'IGE. Serve alla pubblicazione giuridicamente vincolante di nuove registrazioni e modifiche al registro.

Secondo l'IGE, il database dei marchi contiene tutti i marchi svizzeri attivi e le domande di marchio pendenti. Vi si aggiungono tutti i marchi e le domande svizzere cancellate dal luglio 2006, nonché tutti i marchi internazionali attivi e cancellati con designazione della Svizzera.

Le domande di marchio svizzere vengono generalmente visualizzate entro sei giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Per le domande in corso, sono disponibili solo informazioni sullo stato attuale, senza storico. La ricerca delle pubblicazioni è possibile solo per i marchi svizzeri. Giuridicamente vincolanti riguardo al contenuto del registro sono esclusivamente gli estratti dai registri dei diritti di protezione gestiti dall'IGE.

Per le其余 domande, l'IGE indica altre fonti gratuite. Madrid Monitor copre i marchi registrati a livello internazionale; TMview i marchi nell'UE e in molti altri paesi. L'Indice centrale delle imprese (Zentraler Firmenindex) registra le aziende iscritte in Svizzera. SWITCH copre i nomi di dominio, i motori di ricerca l'Internet aperto.

Tramite il Web aperto è inoltre possibile accertare come un segno venga effettivamente utilizzato: una ricerca nel registro mostra solo le registrazioni, non l'uso fattivo.

Le fonti rispondono a domande diverse e non si sostituiscono a vicenda. Una registrazione di marchio non dice nulla sui nomi aziendali e sui nomi di dominio, una registrazione aziendale nulla sui marchi all'estero. La sequenza sensata è: Swissreg (Svizzera), Madrid Monitor e TMview (estero), Indice centrale delle imprese (aziende), SWITCH (domini), motori di ricerca (uso nel Web).

Dove la ricerca propria incontra i suoi limiti

Lo stesso database dei marchi segnala che una ricerca al suo interno non è sufficiente per chiarire definitivamente i potenziali conflitti con marchi già registrati. I conflitti sorgono principalmente con marchi scritti o graficamente simili, o dalla pronuncia affine. Tali marchi possono essere ricercati nel database dei marchi solo in misura limitata o per nulla.

Gli elementi figurativi costituiscono un secondo punto cieco. In Swissreg sono codificati mediante la Classificazione di Vienna e reperibili solo tramite il filtro «Codici di Vienna». Non è possibile cercare elementi figurativi attraverso il campo di ricerca generale, poiché i termini di ricerca vengono cercati solo nelle componenti verbali dei marchi. L'IGE sottolinea che le immagini sono difficili da ricercare nei database online o su Internet e dovrebbero pertanto essere oggetto di ricerca da parte di un professionista.

Poiché i siti web gratuiti difficilmente consentono una ricerca completa di marchi simili, l'IGE raccomanda, per basi decisionali affidabili, una ricerca professionale. Tali ricerche sono offerte da fornitori di servizi privati. Motivi principali sono soprattutto segni simili e segni con componenti figurative.

Simile non significa identico: valutare correttamente le collisioni

Per la valutazione, l'IGE mette a disposizione due schede informative: «Quale segno ha la priorità in caso di collisione?» e «Rischio di confusione: sì o no?». Esse rispondono a due domande distinte: quale dei segni in conflitto è più antico e se sussista un rischio di confusione. L'IGE precisa inoltre che anche marchi simili possono generare un conflitto. Da verificare non è solo il marchio identico, ma anche quello simile.

Come materiale illustrativo, l'IGE cita casi in cui un conflitto è stato confermato in tribunale: Alcon contro Alicon, Blackberry contro Blueberry, Stoko contro Toggo, Kimbo contro Bimbo, Pectan contro Spectane. Queste coppie dimostrano che i conflitti sono possibili non solo con segni identici, ma anche con marchi simili. Tali marchi simili possono essere ricercati nel database dei marchi solo in misura limitata o per nulla.

Ne consegue per la pratica: prima del deposito, non verificare solo le grafie esattamente uguali, ma effettuare anche una ricerca di marchi simili. Chi registra un segno deve aspettarsi opposizioni da parte dei titolari di marchi anteriori.

Cosa è proteggibile come marchio

Un marchio, in senso giuridico, è un segno distintivo protetto. Con esso un'impresa distingue i propri prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In linea di principio, tutti i segni rappresentabili graficamente possono essere marchi: parole, combinazioni di lettere, combinazioni di numeri, rappresentazioni figurative, forme tridimensionali, slogan, combinazioni di questi elementi nonché marchi acustici costituiti da sequenze sonore.

I requisiti minimi sono cumulativi: il segno deve avere carattere distintivo, non deve essere descrittivo e non deve violare l'ordine pubblico o il buon costume. Non ottengono protezione segni semplici, abbreviazioni, indicazioni descrittive, stemmi e altre eccezioni alla protezione. Le indicazioni descrittive sono informazioni che descrivono direttamente il prodotto o il servizio e che pertanto devono poter essere utilizzate da tutti i concorrenti.

La portata della protezione deriva dal segno e dall'elenco dei prodotti e servizi (WDL). La WDL non è quindi una formalità, ma determina l'ambito di efficacia del marchio; deve essere formulata con cura e in modo aderente ai prodotti al momento del deposito. La durata della protezione è di dieci anni ed è rinnovabile a volontà. I simboli ® per i marchi registrati e ™ per Trademark sono facoltativi; il loro abuso è punibile.

Dal deposito alla pubblicazione

Il deposito avviene online tramite il sistema elettronico di domanda e-trademark. Esso guida passo dopo passo attraverso la procedura di deposito e contiene spiegazioni per la compilazione delle voci. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite modulo per posta o via e-mail. La tassa di deposito ammonta a 450 franchi; per il deposito elettronico viene concesso uno sconto elettronico di 100 franchi.

Nel controllo preliminare viene verificata la lista dei prodotti e servizi. Se essa consiste prevalentemente in termini registrati come accettati nell'aiuto alla classificazione, la domanda passa all'esame prioritario del marchio.

La domanda è successivamente consultabile su Swissreg; lo stato può essere monitorato in qualsiasi momento. La persona che ha depositato la domanda riceve un attestato di deposito. Nell'esame formale e materiale, l'IGE rileva carenze che possono essere sanate entro un termine stabilito. Dopo la loro correzione segue la registrazione nazionale.

Con la pubblicazione della registrazione su Swissreg inizia il termine di tre mesi per l'opposizione. I titolari di marchi anteriori identici o simili al segno possono presentare opposizione durante questo periodo. Al termine della procedura viene rilasciato l'attestato di registrazione. La protezione vale dieci anni; la tassa di rinnovo per ulteriori dieci anni ammonta a 550 franchi.

Dopo la registrazione: usare, monitorare, mantenere aggiornato

Il marchio deve essere usato. L'IGE avvia una procedura di cancellazione per mancato uso; chi mantiene il marchio solo nel registro rischia la sua cancellazione. Altrettanto importante è la cura della voce nel registro. L'IGE raccomanda di verificare il deposito del marchio quando vengono introdotti nuovi prodotti sotto un marchio esistente o ne viene modificata l'immagine coordinata.

Se il nuovo prodotto non appartiene alle classi di prodotti e servizi originariamente indicate, il marchio può essere registrato nuovamente con un elenco ampliato di prodotti e servizi. I prodotti e servizi rivendicati possono essere limitati in qualsiasi momento su richiesta scritta.

Cambiamenti di indirizzo, concessioni di licenze e soprattutto trasferimenti di diritti di protezione dovrebbero essere iscritti nel registro. Ciò è vantaggioso soprattutto in caso di conflitto, poiché i terzi in buona fede possono presumere che la registrazione nel registro sia corretta. A ciò si aggiungono il monitoraggio e la difesa del marchio sul mercato, nonché il rinnovo tempestivo della protezione, affinché la durata non scada inosservata.

Attenzione alle fatture: attualmente circolano lettere che danno l'impressione di provenire dall'IGE. L'IGE invia le fatture delle tasse fondamentalmente per posta e su carta intestata ufficiale dell'IGE, a meno che non sia stata attivata la trasmissione elettronica. In questo caso, la fattura arriva come PDF tramite il conto eGov, mai tuttavia esclusivamente come testo in un'e-mail.

I mittenti delle e-mail devono quindi essere sempre controllati. L'IGE mette inoltre in guardia da fornitori poco seri che inviano fatture dall'aspetto ufficiale per posta.